專利法第九條規定：“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。”
那么，問題來了，如果發明因創造性問題被駁回了，而同樣的實用新型的專利權評價報告結論又是沒有創造性，這種情況下，專利權人（原告）能否進行維權？如果維權失敗，原告是否要承擔被告的合理開支？
問題1，專利權人能否進行維權？
首先，根據專利法的相關規定，發明和實用新型的創造性高度并不相同，與現有技術相比，發明的創造性要求“突出的實質性特點和顯著的進步”，實用新型的創造性要求“實質性特點和進步”。簡單地講，同樣的發明創造，與相同的現有技術相比，發明因創造性問題被駁回，不能當然推定實用新型也不具備創造性。
其次，“專利權評價報告”（申請日是2009年10月1日以前的實用新型出具的是“實用新型專利檢索報告”）與“無效宣告請求審查決定書”不同，“專利權評價報告”不是否定涉案專利有效性的司法文書。“專利權評價報告”在侵權訴訟過程中，地位略為尷尬。根據專利法實施細則第五十六條的規定：“授予實用新型或者外觀設計專利權的決定公告后，專利法第六十條規定的專利權人或者利害關系人可以請求國務院專利行政部門作出專利權評價報告。”也就是說，“專利權評價報告”的出臺既不同于實質審查，也不經過聽證程序，其權威性難免受到極大質疑。另外，“專利權評價報告”只存在于原告手中，通常情況下，結論有利的評價報告，原告都主動向法院提交，反之則不然。
如果是結論不利的評價報告，專利權人是不是就不能依法提起訴訟了呢？本律師認為并非如此。根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條：“對申請日在2009年10月1日前（不含該日）的實用新型專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告；對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設計專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告。根據案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。”從上述規定中可知，專利權評價報告是否提交，以及是肯定性結論還是否定性結論，并不影響正常維權。
專利法第六十一條規定：“專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。”也就是說，專利法進一步明確專利權評價報告僅僅是專利侵權糾紛中的一份證據，但并非必不可少的證據。基于此，原告方不出具對己不利的證據并無不可。這時就帶來了另外一個問題：
問題2，原告若敗訴是否要承擔對方的合理開支？
根據2016年9月12日最高人民法院發布的《關于進一步推進案件繁簡分流優化司法資源配置的若干意見》第22條的規定“當事人存在濫用訴訟權利、拖延承擔訴訟義務等明顯不當行為，造成訴訟對方或第三人直接損失的，人民法院可以根據具體情況對無過錯方依法提出的賠償合理的律師費用等正當要求予以支持”。本文分析的情況是否就適用這一條款呢？
我們先來假設幾個條件：起訴前原告已明知專利權評價報告不利，仍執意提起訴訟；并且涉案的專利權評價報告并未向法庭出示；訴訟過程中，原告的專利被無效而敗訴或撤訴。
第一種觀點：惡意訴訟，應承擔對方的律師費等合理開支。理由是：首先，原告明知專利權不具有專利性而起訴，并且在訴訟過程中刻意隱瞞專利權評價報告，同時同日申請的發明專利已經被駁回的情況下，仍然使用實用新型主張侵權，具有明顯的主觀惡意；其次，客觀上涉案專利被無效程序宣告無效，驗證了原告濫用訴訟權利的不當行為，同時實際造成了被控侵權人的直接損失；第三，從公平角度，既然原告勝訴賠償數額可以包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支，那么原告敗訴被告作為無過錯方其律師費用等合理開支要求原告承擔也理應得到支持。
第二種觀點：合理訴訟，不應承擔對方的律師費等合理開支。理由是：首先，創造性與新穎性的性質不同，專利權評價報告以創造性否定涉案專利的專利性，其結論本身必然存在爭議；其次，原告是使用的一份有效的專利權進行維權，因此不存在濫用訴權或明顯不當；第三，專利法第六十五條“賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支”明確指向的是權利人，原告敗訴承擔對方的律師費無法律依據。
本律師傾向于第二種觀點。
專利法實施細則第五十七條規定：“國務院專利行政部門應當自收到專利權評價報告請求書后2個月內作出專利權評價報告。對同一項實用新型或者外觀設計專利權，有多個請求人請求作出專利權評價報告的，國務院專利行政部門僅作出一份專利權評價報告。任何單位或者個人可以查閱或者復制該專利權評價報告。”這表明，專利權評價報告雖然是在原告手中，但被告通過正當途徑可以毫無阻礙的查閱或者復制該報告。被告因自己的抗辯策略失誤未能舉出該份證據，應當自行承擔其后果。此時不應稱被告是“無過錯方”。
專利法第六十二條規定：“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。”也就是說，侵權訴訟中，被告可以用現有技術抗辯。民事訴訟，其本質是原被告雙方對抗的原則，如果被告因自己的消極抗辯或者因自己的訴訟能力欠缺，而把損失擴大部分交由原告承擔，難以公平。
被告另外一種救濟措施是，被告可以提起無效宣告并請求法院中止審理，原則上，如果專利權評價報告是否定性結論，被告可以隨時提起無效宣告，并不受答辯期15天的限制，而法院通常也是支持中止訴訟的。這種平衡關系，也足以對被告進行了足夠的彌補。如果被控侵權人在一、二審期間不使用現有技術抗辯或者不及時提請無效宣告，事后卻借口專利已被無效反訴對方賠償損失或者申請再審首次提出現有技術抗辯進行訴訟突擊，這必要將架空一、二審的訴訟程序，不利于引導當事人在法定的一、二審程序中解決糾紛，其訴請應該給予嚴格限制。
綜上說明，專利糾紛案件對律師要求極高，其訴訟策略或抗辯策略的選擇對案件的走勢將產生微妙的、致命的、難以覺察的、無法彌補的影響。
作者：張蘇沛 管理合伙人、律師
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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