2016年6月24日，國家知識產權發布了《2016年深入實施國家知識產權戰略加快建設知識產權強國推進計劃》，文中再次提出探索建立專利律師制度，推動在知識產權管理部門普遍設立公職律師，開展專利代理人擔任律師事務所特別合伙人試點工作。在加強知識產權司法保護的呼聲一浪高過一浪的背景下，專利律師如何在其中發揮重要作用，越發成為每位專利律師應該思考的問題。本文無意探討如何建設專利律師制度，只想結合自身執業經歷，和大家聊聊專利檢索在專利律師執業過程中的重要性，以此更好的維護當事人的合法權益。
專利侵權訴訟
文章開始，想和大家聊一起專利侵權訴訟。原被告均是國內同一地區的模具生產廠家，前幾年，原告在政府鼓勵之下，將本地區某項現有技術申請實用新型專利，并意外得到授權。授權后，其第一時間將被告起訴至法院，要求其停止侵權并賠償損失。被告收到訴狀后第一時間，委托律師積極應訴，于開庭時邀請了同地區、同行業的其他模具經營者作為證人，以證實在專利申請日前，涉案專利已被公開，同時提交了一份遠赴千里從被告客戶處所取得申請日前被訴侵權產品的銷售證據材料，但前述證據，后均應證據的真實性問題未被法院采納，結果一審被判定侵權。
案件進入二審后，筆者接受委托，第一時間進行了專利性檢索，并檢索出一份專利申請日前的對比文件，基于該份證據作現有技術抗辯，二審法院后支持我方抗辯意見，二審改判駁回原告全部訴請。
通過前述案例，可以看出，因一審代理律師未能進行有效專利檢索，導致被告花費了大量的人力、物力，結果卻未能如愿。由此可以看出，一份有效的專利檢索是何等的重要。
對于專利訴訟律師來說，通常要求專利律師具有較強的專利法律狀態檢索及專利性檢索能力。
專利法律狀態檢索
專利法律狀態檢索是指對一項專利或專利申請當前所處的狀態進行的檢索，其目的是了解專利申請是否能夠授權，授權專利是否有效，專利權人是否變更，以及與專利法律狀態相關的信息。
專利訴訟案件中，于被告而言，當遇有專利糾紛時，必須檢索原告是否為涉案專利專利權人，若為專利被許可人是否有權單獨提起訴訟等。實務中，筆者曾遇到某專利共有權人之一，未經全體權利人協商一致，一方單獨提起訴訟，根據現行法律規定，這是不允許的。此外，涉案專利在訴訟前，國知局是否給出過專利權評價（或檢索）報告，考慮到部分專利檢索報告無法通過有效查詢，訴訟中，專利權人若無正當理由，不向法院提交專利權評價報告，法院可以作出不利于原告的事實推定，這也包括程序上，一旦被告因無效宣告申請請求法院訴訟中止，法院多半也會同意。還比如，通過專利檢索，被告律師若能夠檢索出涉案專利已被專利復審委員會宣告專利無效的決定，根據現行法律規定，即便該決定未生效，法院也可徑行作出駁回原告訴請的判決。
專利性技術主題檢索
專利性檢索屬于技術主題檢索，通過對發明創造的技術主題進行對比文獻的查找來判斷一項發明創造是不是具備新穎性、創造性。根據檢索要達到的目的可分為新穎性檢索和創造性檢索。有關新穎性檢索，可以直接檢索出有效對比文件作為專利侵權訴訟中的現有技術抗辯。當然，如果能夠檢索出抵觸申請對比文件，根據當前司法政策及最高院相關判例，法院也會參考適用現有技術進行抗辯。
專利創造性檢索
在這里筆者想花更多筆墨的是專利創造性檢索。鑒于我國專利授權與保護分治的現狀，訴訟過程中，若被告認為涉案專利因不具有創造性而提出無效宣告請求的，其只能向專利復審委員會提出。在此過程中，有效檢索出破壞專利創造性的對比文件是重中之重。而檢索過程中，需要專利律師使用諸多檢索要素，而對涉案專利文件的理解程度直接影響到檢索要素的選擇與表達，技術主題如何進行有效國際專利分類給出IPC分類號，究竟是使用關鍵詞檢索，還是分類號檢索，關鍵詞檢索與分類號檢索的邏輯表達式如何構建，關鍵詞檢索應該使用數據庫的哪一檢索入口，均考驗著專利律師對于涉案專利的理解。如果能檢索到有效破壞專利性的對比文件，對于專利侵權訴訟而言，則可以起到釜底抽薪之奇效。
以上內容為筆者從事專利訴訟多年的點執業淺見。當然，有些專利律師會說，專利檢索的工作我們可以委外交由他人處理，但筆者想說的是，委外檢索首先會加大當事人的維權成本，此外，專利檢索過程也是律師對涉案專利理解的過程，理解越深對諸如等同侵權侵權判定等也有相當大的幫助。當然，對于原告而言，向法院提起訴訟前，若能夠委托專利律師對涉案專利進行有效性檢索，則后期不會因程序啟動，涉案專利被無效，而功虧一簣。
最后筆者想說的是，專利檢索是專利律師的基本功之體現，也為代理專利訴訟的核心本領，作為一名合格的專利律師不得不時常修煉。
來源：陳軍知識產權律師團隊
編輯：知產團（ID：ZhiChanTuan）
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