案情回顧
臨海一塑業有限公司（下稱“塑業公司”）系某銀行臨海支行（下稱“銀行”）的信貸客戶。后來，塑業公司因經營不善停產。為此，銀行向臨海市人民法院（下稱“臨海法院”）提起訴訟保全，隨后又向臨海法院提起財產保全，凍結了塑業公司注冊的文字圖形商標專用權。臨海法院作出民事判決：塑業公司歸還銀行墊付票款3747726.55元，利息154083.72元。
判決生效后，銀行向臨海法院申請執行。臨海法院作出民事裁定：凍結塑業公司所持有的文字和圖形商標專用權。在執行過程中，臺州市某新型建材有限公司（下稱“建材公司”）向臨海法院提出執行異議，對被凍結的被執行人注冊號為1516752的商標專用權主張權屬。
原來，建材公司曾與塑業公司簽訂了商標轉讓合同，合同約定將注冊號為1516752號轉讓給建材公司所有，轉讓款為10萬元。此外，雙方還簽訂了商標許可使用協議，約定：塑業公司1516752號注冊商標獨家許可建材公司使用，并且允許建材公司再許可其他廠家使用，許可有效期自簽訂本協議至國家商標局核準轉讓完成止。隨后，建材公司向國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱國家商標局）提起轉讓申請，國家商標局作出商標轉讓受理通知書。臨海法院作出民事裁定：解除對被執行人塑業公司所持有的注冊號為1516752號商標專用權的凍結。
為此，銀行向臨海法院提起訴訟，要求：繼續凍結塑業公司所持有的注冊號為1516752號的商標專用權，判令對該商標專用權的許可執行。理由是商標的轉讓必須經過簽訂協議、向商標局提出申請、商標局核準、公告的法定程序，才能視為商標轉讓成功且合法。本案中，雖然國家商標局雖然受理了該轉讓申請，但至今并未核準，因此不能認定注冊號為1516752號的商標屬于建材公司。
對此，建材公司認為銀行說法不能成立。理由是：商標雖為無形的知識產權，但商標過戶過程中沒有過錯，系善意，建材公司作為商標的實際使用人，要求解除對國榮塑業公司所持有的注冊號為1516752號商標專用權的凍結是完全符合法律規定的。因此，要求法院駁回銀行的訴訟請求。
法官說法
法院經質證、審理后認為：本案爭議焦點是被告建材公司對注冊號1516752號商標是否形成實際占有？
根據《合同法》解釋規定，商標專用權轉讓合同不屬于需要辦理過戶登記手續才能生效。塑業公司與建材公司簽訂商標轉讓簽訂合同，雙方當事人意思表示真實，沒有違反法律法規的強制性規定，應為有效，雙方應當按照約定享有權利履行義務。雙方達成了商標轉讓的合意，簽訂了商標轉讓協議，該協議符合合同構成的要件。協議簽訂后，建材公司支付了實際價款，并與塑業公司一并向國家商標局提出商標轉讓申請，合同雙方的權利和義務已經履行完畢。注冊號為1516752號商標專用權雖未經核準、公告，建材公司亦未最后取得商標所有權，但并不影響建材公司對該商標的占有、使用和收益。塑業公司與建材公司簽訂合同，早于塑業公司商標被保全，且在合同訂立后已向國家商標局提出轉讓申請，國家商標局也已經受理，但是由于繼后的銀行與塑業公司之間的糾紛一案導致商標專用權被保全，基于公權力的介入使得該商標專用權無法正常的完成核準及公告程序，因此建材公司在主觀上沒有惡意。此外，建材公司在簽訂商標轉讓協議之后連續地不間斷地使用該商標，該行為已經形成了實際上使用，應視為建材公司對該商標事實上的控制和支配。
因此，雖然建材公司尚未取得注冊號為1516752號商標專用權，但應認定是該商標的實際占有人。銀行訴請繼續凍結1516752號商標專用權，并判決對該商標專用權許可執行，理由不成立，故駁回銀行的訴訟請求。
以案說法
隱藏在貼牌加工合同中的
知識產權法律風險
甲公司為國內某洗衣機知名品牌持有商，乙公司為某地專業生產洗衣機的小微型企業。乙公司爭取到了為甲公司生產某特定款式家用洗衣機的合同，預計3個月的正常利潤在50萬元-70萬元。在《合作協議》中，除了正常的商務條款外，雙方還就所涉專利事項作了如下約定：“乙方保證其生產的產品不會侵犯第三方的專利或其它知識產權。如果因相關產品受到第三方指控的，則所有糾紛由甲方全權處理，乙方應當無條件承擔所有與此相關的法律后果與甲方所遭受的全部損失。”
之后，甲公司在銷售產品過程中，被第三方A公司以專利侵權為由起訴到法院。甲公司為了維護自己的市場形象，在法院主持下迅速與A公司達成了調解協議，一次性支付給A公司賠償款80萬元，隨后通知了乙方，要求乙公司按照合同約定承擔全部損失約90萬元。乙公司獲得了該案的資料后，經分析發現相關產品實際并未落入A公司專利保護范圍。后經協商，乙公司實際支付60萬元以了結此事。
律師說法
浙江飛呈律師事務所 李志仲 主任律師
貼牌加工合同大多都帶有加工承攬合同、購銷合同和技術開發或合作合同等綜合性質，且其內容往往相互交錯，專業性較強。一般情況下，委托方往往會提供事先制作好的合同，此類內在結構相當穩定，其中必定帶有知識產權相關問題的詳細約定。因此，非專業人員很難發現問題所在。另外，對于加工企業而言，在定牌加工經營合作談判過程中處于劣勢，往往只注重于價格、交貨時間與方式、產品質量等商務條款的博弈，在前述條款談判經常受挫的情況下，更容易忽視或不敢審查委托方提出的知識產權相關條款，為后續合作中可能產生的風險埋下了隱患。
本案的情況亦如此。乙方首次與知名品牌商家合作，好不容易拿到訂單，于是只在委托方提供的合同空白處填寫了雙方商定的價格等內容就簽字蓋章。遭受A公司的指控后，因合同約定其損失由乙方承擔，甲方對于相關指控沒有據理力爭而選擇調解息訴也是利益最大化選擇的自然結果。
其實，乙方如果在談判時提出：如果產品遭受第三方的知識產權侵權指控，受指控的一方應當立即通知對方且通力協作，積極處理。則乙方至少會知曉此事，從而就有機會參與糾紛處理，采取無效、不侵權抗辯等適當的應對措施以最大限度地維護合作雙方的利益，而不至于像本案一樣幾乎束手就擒。
事實上，在后續的合作中，由于專業律師的介入，乙方提出上述條款修改意見時，甲方沒有任何異議便予以接受。定牌加工企業在注重價格等商務內容的同時，應當重視糾紛解決的程序性事項的溝通與談判，爭取自己參與糾紛處理的知情權、表決權、處理權等，以最大限度地獲得主動權。
從經驗看，大量的定牌加工企業所面臨的知識產權法律問題，除了專利以外，還有品牌、版權、商業秘密等的侵權與合同糾紛，對此也應當加強審核與溝通?？傊?，雖然客觀上定牌加工企業存在知名度低、研發能力弱、競爭激烈、市場利潤薄等情況，導致其談判時處于弱勢，但法律風險防范意識卻并不能因此而降低。當然，專業人士的介入也是保障定牌加工企業合法權益的重要保障。
責任編輯：楊能勇
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